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Contratos de Propriedade Intelectual: Alterações de entendimento por parte do INPI

No final do ano de 2022, mais precisamente no dia 30 de dezembro, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) divulgou novas deliberações relacionadas à celebração, à formalização e aos efeitos de contratos na área de propriedade intelectual.

A diretoria propôs a desburocratização e a modernização dos processos, reconhecendo a possibilidade de licenciamento de tecnologia não patenteada e simplificando consideravelmente os procedimentos de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.

Conforme disposto na Lei n^o 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) -, a formalização de contratos de licenciamento ou cessão de direitos de propriedade intelectual perante o INPI deve ser seguida de: averbação, nos casos de patentes, marcas e desenhos industriais; e, registro, nos casos de fornecimento de tecnologia, franquia e serviços de assistência técnica e científica.

Historicamente, problemas relacionados ao trâmite para averbação/registro dos contratos perante o INPI sempre foram motivo de discussão entre empresas estrangeiras e brasileiras. Isso em razão da falta de modernização do sistema, bem como das regras impostas pela autarquia das práticas adotadas por outros países.

Em virtude disso, por meio de uma ata de reunião publicada na Revista da Propriedade Industrial n^o 2713, o INPI divulgou as alterações de entendimento e procedimentos relacionados aos contratos de propriedade intelectual, que versam sobre: assinaturas, rubricas, testemunhas, documentação societária, licenciamento de tecnologia não-patenteada (know how) e, royalties por pedidos de patentes, desenho industrial ou marcas.

A seguir, vamos abordar cada uma das modificações.

Assinaturas

Em relação às assinaturas, anteriormente os contratos só poderiam ser assinados mediante assinatura física ou digital com certificado padrão ICP-Brasil e, quando assinados no exterior, todas as assinaturas deveriam ser notarizadas e consularizadas ou apostiladas. Agora, passam a ser aceitas assinaturas digitais emitidas por outras entidades, com dispensa da necessidade de notarização e apostilamento nos casos que envolvem contratos firmados no exterior.

Rubricas

Quanto à rubrica, houve remoção da obrigatoriedade desta em todas as páginas e anexos dos contratos. Todavia, em razão de a mudança ainda estar sendo, de fato, implementada pelo INPI, o procurador do requerente deverá anexar à petição uma declaração atestando a veracidade das informações apresentadas.

Testemunhas

No que tange às testemunhas, foi extinta a obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura. Tal modificação se deu frente à inexistência de obrigação, no ordenamento jurídico brasileiro, de que contratos privados em geral sejam assinados por duas testemunhas, ressalvando os casos nos quais o contrato privado é considerado um título executivo extrajudicial.

Documentação Societária

Acerca da documentação societária, o requerente está dispensado de anexar o contrato social ou ato constitutivo ao seu pedido de averbação ou registro, bem como a última alteração sobre objeto social e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.

Licenciamento de tecnologia não-patenteada (know how)

O INPI também reconheceu a validade de licença de know-how, admitindo a possibilidade de seu registro sem ressalvas. A interpretação anterior era a de que a tecnologia não-patenteada sempre seria transferida definitivamente à parte receptora. Com isso, o Instituto busca estimular os contratos desta natureza, firmados entre empresas nacionais e estrangeiras.

Royalties

Por fim, foi reconhecido que o pedido de registro de marca tem natureza jurídica de direito eventual, de modo que integra o patrimônio do titular. Logo, podem ser cobrados royalties sobre pedidos de marcas.

Cumpre ressaltar, ainda em relação aos royalties, que o INPI se comprometeu a encaminhar uma consulta à Procuradoria Federal Especializada sobre a possibilidade de estender o entendimento supracitado para patentes, desenhos industriais e demais ativos de propriedade intelectual.

Conclusão

Ao implementar as modificações acima descritas, o INPI teve o intuito de posicionar o Brasil, no âmbito internacional, como um país mais favorável à transferência de tecnologia. Isso porque ainda que não seja possível afirmar com clareza que as mudanças em pauta significam o fim de um trâmite mais demorado em relação aos contratos de propriedade intelectual, é certo que elas configuram significativo avanço em direção ao fortalecimento do ambiente institucional brasileiro e à criação de incentivos para o desenvolvimento econômico, uma vez que permitem uma ampliação da autonomia dos agentes privados.

Amanda Zaqui Milagres

Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Gabriela Pelles Schneider de Siqueira 

Advogada. Mestre em direitos e garantias fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV)